(조세금융신문=황성필 변리사) 중국이 아닌 수출국에서 등록상표를 보유하고 있기에, 중국을 단순한 생산 기지로 생각하여 중국에서는 상표권이 필요없다고 생각하는 국내 업체가 아직도 다수 있지 않을까 한다. 그러나 수출국에 등록 상표를 가지고 있다고 하더라도, 생산국인 중국에서도 반드시 등록 상표를 확보하는 것이 앞으로는 현명할 것이다. 

중국은 오래전부터 다양한 해외 기업들의 OEM(Original Equipment Manufacturer)을 위한 전초기지 역할을 해오고 있다. 수많은 글로벌 기업들이 중국에서 OEM을 했기 때문에, 중국이 현재의 중국이 될 수 있었을지도 모른다. 그래서인지, 중국최고인민법원은 얼마 전까지 OEM과 관련된 상표권 침해에 대하여 다소 독특한 판시를 해왔다. 그러나 최근에 변경된 점이 있어서 이를 소개한다.

예를 들어보자. A라는 일본회사는 대한민국에서 화장품을 OEM하여 미국으로 전량 수출한다. A사는 그들만의 자체 브랜드인 X를 미국에서 등록하였으나 대한민국에서는 어떠한 상표도 없다. 그런데, 대한민국의 B라는 회사가 X와 유사한 X'라는 상표를 대한민국에 가지고 있다고 하자. 이 경우 A사는 대한민국에서 B사의 상표를 침해하는 것인가? 

대한민국 상표법에 따를 경우, OEM을 위하여 상표를 부착하는 것은 제2조 제1항 제11호 가목에 해당할 것이고, 수출을 하는 것은 제2조 제1항 제11호 나목에 해당할 것이다. 즉, 상표의 사용이기 때문에 큰 논란의 여지없이, 상표권 침해가 된다.

즉, 대한민국에서 등록받은 제3자의 상표와 동일, 유사한 상표를 부착한 상품을 OEM으로 생산하여 해외로 전량 납품하더라도, 특별한 사유가 없는 이상 상표권의 침해에 해당될 것이다. 상표법 제2조제1항 제11호에 따르면 상표의 사용은 다음과 같습니다.

“상표의 사용”이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.

그렇다면 중국에서 OEM하는 경우를 생각해보자. 일본회사 A가 X라는 상표의 화장품을 중국에서 OEM하여 전량 미국으로 수출한다고 해보자. B라는 중국회사는 X와 유사한 X'를 중국에서 상표등록을 받은 상태이고, A는 어떠한 상표등록도 받지 못했다.

이런 경우, A가 중국에서 판매하지 않고 미국에 수출만 하는 경우에도 상표권 침해를 구성하게 될까? 과거부터 논란은 끊임없이 있었으나, 중국 최고인민법원은 이러한 OEM 제품에 대하여 상표권 침해를 구성하는 것으로 인정한 경우가 드물었다. 세관에서도 OEM 제출 수출 시에는 상표권 침해로 보지 않는 경향이 있었다. 

아무튼 과거 중국 최고인민법원은 수출국의 상표 등록 소유자로부터 적절한 승인을 받은 OEM 계약의 생산품은 중국 등록상표의 침해로 간주하지 않는 경향이 있었다. 

그러나 최근 ‘Honda Motor Company Ltd’와 ‘Chongqing Hengsheng Xintai Trading Co Ltd’ 간의 ‘HONDAKIT 사건’에서 내려진 판결을 보면 중국 최고인민법원은 입장을 변경한 것으로 보인다.

중국 최고인민법원은 HONDAKIT 사건에서 보다 구체적인 판단기준을 제시했다. 첫 번째로, 중국인이 수출된 제품에 접근할 수 있는 가능성이 있는지 여부이다. 주로 해외여행에서나, 온라인 쇼핑으로 해당 상품에 대하여 접근이 가능한지 판단해볼 수 있을 것이다. 

두 번째로, 해당 상품과 관련된 유통, 운송과 같이 비즈니스 거래를 담당하는 사람들의 혼동 가능성이다. 중국 최고인민법원은 가능성이면 족하지, 실질적인 증거가 필요하지 않다고 하였다. 다만, 아직까지 중국 세관은 수출 시장 전용인 OEM 상품을 압류할지 여부는 밝히지 않았다.

아무튼 이러한 논란에서 자유롭기 위해서, 세계의 공장인 중국에서 반드시 상표권은 확보해 놓고 사업을 시작하는 것을 추천한다. 

[프로필] 황성필  만성국제특허법률사무소 파트너 변리사
· 이엠컨설팅 대표
· LESI(국제라이선싱 협회) YMC Korea Chair
· 연세생활건강, 국제약품, SBS 콘텐츠허브, 디스패치 자문 변리사

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